Call Us :305-374-8303

En el campo de la propiedad intelectual, la ley de los secretos comerciales a menudo queda en segundo plano con respecto a la ley de patentes. Sin embargo, la protección de secretos comerciales ofrece varias ventajas que la protección de patentes no ofrece, incluyendo protección por un periodo de tiempo que puede llegar a ser infinito, y que a la vez requiere una inversión inicial de capital menor para proteger los derechos. Muchas veces, una demanda por violación de secretos comerciales genera una indemnización mucho mayor que una demanda por infracción de patente. A pesar de esto, los clientes tienden a considerar la protección bajo los secretos comerciales como una protección secundaria.

Miami Trade Secret AttorneyEn la era digital, la apropiación indebida de secretos comerciales se ha desenfrenado. Con unidades flash y grabadoras de CD, la facilidad de diseminar grandes cantidades de información electrónica en un paquete pequeño ha creado nuevas complejidades y dificultades para proteger los secretos comerciales. Una lista de clientes o precios puede salir por la puerta dentro de un llavero, sin que nadie lo sepa hasta que sea demasiado tarde. Una vez que se pierde un secreto comercial, se pierde para siempre. En el mundo digital de hoy, se puede perder un secreto comercial en cualquier momento, con poca advertencia y, a veces, sin remedio, a menos que se tomen medidas anticipatorias.

En materia de protección de patentes, la Oficina de Patentes y Marcas de los EEUU (“USPTO”) Evalúa una tecnología y luego otorga un derecho de monopolio por un tiempo limitado, que luego puede hacerse cumplir. Una vez que se emita una patente, la misma va a ser un documento público que los competidores pueden usar para determinar si infringen. Por el contrario, el derecho en un secreto comercial es lo contrario. La información se mantiene como un secreto, y sus límites se definen solo a través de los litigios. Además, si la información constituye un secreto comercial, esto se determina en la etapa de litigio, ya que no se lleva a cabo un proceso de examinación por parte del gobierno.

Debido a estas características únicas, se deben mantener medidas proactivas durante toda la vida de un secreto comercial. Con la incorporación de la automatización y la tecnología de la información, los clientes también deben adoptar protocolos que garanticen que los derechos se mantengan y se puedan hacer cumplir en caso de apropiación indebida. Básicamente, el asesoramiento al cliente en esta era digital puede marcar la diferencia para mantener el valor y la aplicabilidad de la información más preciada de su cliente. Este artículo busca reseñar los orígenes del derecho de los secretos comerciales incluyendo el derecho privado común y la historia del derecho estatuario. También busca proporcionar una lista general de pasos no exhaustivos para sugerirle a los clientes que podrían hacer para evitar la apropiación indebida de datos electrónicos.

 

¿Qué es un secreto comercial?

El derecho secreto comercial es en gran parte una creación del derecho privado común (common law). Antes de 1979, solo el Capítulo 757 de la Reafirmación (Segunda) de Agravios (Second Restateent of Torts) proporcionaba algún tipo de orientación para definir un secreto comercial y qué constituye una apropiación indebida. Sin embargo, en 1979, la Conferencia Nacional de Comisiones de Leyes Uniformes propuso la Ley de secreto comercial uniforme (UTSA). Al momento de escribir este artículo, 42 de 50 estados han promulgado el UTSA o una versión modificada. Las variaciones incluyen promulgaciones estatales del UTSA, y estas diferencias hacen que la ley de secretos comerciales sea muy específica en cada estado. El estatuto federal más puntual que se dirige a una demanda federal se encuentra en la Ley de Espionaje Económico de 1996. A continuación se ofrece una descripción general de la Reafirmación y el UTSA.

 

Reafirmación (segunda) de agravios, Capítulo 757 Abogado secreto comercial
Trade Secret Attorney

Bajo el Capítulo 757, una parte es responsable del robo de secretos comerciales si esa persona divulga o usa, sin derecho, cualquiera de lo siguiente:

  1. Información que se obtiene por medios inadecuados;
  2. La divulgación o el uso constituye una “violación de confianza”;
  3. El secreto se aprende de un tercero con notificación de que el secreto fue descubierto por medios inapropiados; o
  4. El secreto fue revelado con notificación de hechos que sugieren que era un secreto y la divulgación se realizó por error.

Una política inherente que se encuentra en la Reafirmación (Segunda) es que existe un “privilegio para competir” con otros al adoptar sus métodos, ideas o procesos comerciales conocidos públicamente. Sin embargo, el desarrollo de nuevas ideas e información que otorguen una ventaja competitiva puede protegerse, si se mantiene razonablemente en secreto. La Reafirmación se centra en prevenir actos de adquisición inadecuada y definir “medios inapropiados”, en lugar de definir lo que es un secreto comercial. A diferencia de un registro federal de patentes, que se limita a un período de 20 años, la Reafirmación expone que la protección del secreto comercial puede ser infinita y puede a la vez cubrir temas mas amplios que los que cubre el derecho de Patentes. Por ejemplo, un secreto comercial no necesita poseer novedad.

Patent PatternsSegún el Comentario B del Capítulo 757, un secreto comercial se define como “cualquier fórmula, patrón, dispositivo o compilación de información que se utiliza en un negocio y que brinda la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no lo conocen o no lo usan”. La Reafirmación da varios ejemplos que incluyen:

  1. Compuestos químicos;
  2. Listas de clientes;
  3. Procesos de manufactura;
  4. Fórmula para un material; y
  5. Patrón para un dispositivo.

A diferencia del UTSA, que fue adoptado mas tarde, la Reafirmación requiere que un secreto comercial se “use” y que “proporcione” “una ventaja sobre los competidores”. Otro particular es que también se requiere el “uso continuo” de la información “en la operación del negocio”.

Además del uso, la materia debe ser un “secreto”. La información generalmente conocida por el público o dentro de una industria específica no puede dar lugar a un secreto comercial protegible. Los factores a considerar para determinar si la información es “secreta” incluyen:

  1. La medida en que la información se conoce fuera del negocio;
  2. La medida en que los empleados y otras personas involucradas en el negocio conocen la información;
  3. El alcance de las medidas tomadas para proteger el secreto de la información;
  4. La cantidad de esfuerzo o dinero invertido para desarrollar la información; y
  5. La facilidad o dificultad con la que la información podría adquirirse o duplicarse adecuadamente.

En pocas palabras, cualquier información que pueda ser “modificada por ingeniería inversa”, al desarmar un producto, máquina o proceso que se vende públicamente, hace que la información no se lo suficientemente secreta como para que pueda ser protegida como secreto comercial.

Ley Uniforme de Secreto Comercial (UTSA)

El UTSA es mucho más amplio en sus definiciones y efecto en comparación con la Reafirmación (Segunda), y además ofrece una visión más completa del derecho del secreto comercial. Según el UTSA, la apropiación indebida se define como:

  1. adquisición de un secreto comercial de otro por una persona que sabe o tiene razones para saber que el secreto comercial fue adquirido por medios inapropiados; o
  2. divulgación o uso de un secreto comercial de otro sin el consentimiento expreso o implícito de una persona que:
  1. utiliza medios inadecuados para adquirir conocimiento del secreto comercial;
  2. durante el momento de la divulgación o el uso sabía o tenía razones para saber que su conocimiento del secreto comercial fue (i) derivado de o por medio de una persona que ha utilizado medios inadecuados para adquirirlo; (ii) adquirido en circunstancias que dan lugar una obligación de mantener su secreto o limitar su uso; o (iii) derivado de o por medio de una persona que tenia una obligación hacia la persona que busca remedio para mantener su secreto o limitar su uso; o
  3. Antes de un cambio material de su posición, sabía o tenía razones para saber que era un secreto comercial y que su conocimiento se había adquirido por accidente o error.

Si bien es larga, la definición de cuales actos pueden constituir una apropiación indebida o una demanda viable es mucho más amplia que la que se encuentra en la Reafirmación.

Del mismo modo, el UTSA proporciona una definición mucho más amplia de secreto comercial e incluye información que no solo tiene valor para los competidores, sino también un valor potencial. La definición del UTSA establece que “un secreto comercial incluye información que incluye una fórmula, patrón, compilación, programa, dispositivo, método, técnica o proceso que es (i) suficientemente secreto para derivar valor económico, real o potencial, al no ser generalmente conocido por los demás; y (ii) es objeto de esfuerzos razonables para mantener el secreto”. El término “esfuerzos razonables” ha sido objeto de mucho debate y, a menudo, es un tema central en las disputas de secretos comerciales.

Trade Secrets UTSAUno de los aspectos más valiosos de la UTSA es que proporciona una medida cautelar para detener una “apropiación indebida activa o amenazada”. Tal medida cautelar puede ser no solo para evitar el uso de un secreto comercial, sino que también puede ser diseñada para requerir “actos afirmativos para proteger a un secreto comercial” de su divulgación o difusión. Sin embargo, el UTSA incluye una advertencia de que estos mandatos no duran para siempre. Una petición al tribunal que emite dicha medida cautelar puede hacer que la misma se rescinda después de un período de tiempo razonable si se demuestra que la información actualmente se conoce o se ha divulgado.

Además de el derecho a una medida cautelar, la UTSA también incluye remedios como daños monetarios y honorarios de abogados. Los daños monetarios pueden incluir tanto la pérdida real causada por la apropiación indebida como el enriquecimiento injusto causado por la apropiación indebida que no se toma en cuenta al calcular la pérdida real. Si existe apropiación indebida intencional y maliciosa, el tribunal puede otorgar daños ejemplares por un monto que no exceda el doble de los daños otorgados. Finalmente, si (i) se hace un reclamo de mala fe por una apropiación indebida, (ii) se hace o se resiste de mala fe una moción para rescindir un mandato judicial, o (iii) existe apropiación indebida intencional y maliciosa, el tribunal puede otorgar honorarios razonables de abogado al litigante que prevalece en la demanda.