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El registro, uso y monetización de nombres de dominio constituyen un gran negocio. Durante última década el Internet ha reemplazado las formas tradicionales de publicidad, incluyendo las guías telefónicas, vallas publicitarias, anuncios publicitarios directos e incluso anuncios de televisión. Debido a esto, el ser propietario de un nombre de dominio se ha convertido en los bienes raíces del Internet, generando ganancias sustanciales para registros valiosos de las direcciones de sitios web.

RESOLUCION DE CONTROVERSIAS DE NOMBRE DE DOMINIO

Patent Attorney Domain NameDebido a la popularidad creciente del Internet, no solo como un portal para el comercio, sino también como el medio más directo de negocios de marketing y publicidad, las empresas se han dado cuenta que el tener un nombre de dominio apropiado que sea igual al nombre de su empresa (o el nombre de uno de sus productos) puede ser extremadamente valioso para establecer una presencia en el Internet.

Una empresa que desee adquirir un nombre de dominio debe solicitarla a través de uno de los diversos registradores encargados de difundir direcciones de sitios web y determinar si un nombre de dominio ya está en manos de un tercero. Dichos registradores incluyen Network Solutions, GoDaddy y otros. Cuando una empresa descubre que el nombre de dominio correspondiente a su nombre corporativo o marca comercial del producto es propiedad de otra persona o entidad, la empresa puede elegir un nombre diferente o luchar para recuperar el nombre de dominio de sus propietarios actuales.

Por lo general, hay dos formas de disputa cuando se trata de nombres de dominio:

(a) una empresa que ha existido por bastante tiempo que posea una marca o nombre comercial, puede que descubra un nombre de dominio que incorpore su marca o nombre comercial haya sido registrado posteriormente por un tercero (que no este afiliado o patrocinado por la empresa), o

(b) una empresa que tiene una marca identificable que posea un nombre de dominio reconocido, puede que se entere que un tercero este tratando de aprovecharse del reconocimiento de la empresa y de mala fe este utilizando un nombre de dominio similar para atraer consumidores que normalmente atraería la empresa.

En cualquiera de los dos casos, puede ser conveniente que uno de nuestros abogados de marcas de Miami asista en el proceso legal para (a) cancelar el registro del nombre de dominio por parte de terceros, o (b) transferir el nombre de dominio de terceros a usted de tal manera que pueda controlar su uso.

Hay dos vías para solicitar este el primer remedio, la primera es a través de los Tribunales Federales bajo el Acto Lanham a través de la Ley Anti-Ciberocupación de 1999. La segunda vía es buscar remedio a través de un procedimiento de arbitraje por medio de los procedimientos del ICANN.

PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE DE L la ICANN

La Corporación de Nombres y Números Asignados de Internet (ICANN) es una organización sin fines de lucro que supervisa el sistema de registro de nombres de dominio (que se llama la Autoridad de Números Asignados de Internet, también conocido como IANA), que también ha promulgado reglas que rigen las disputas de nombres de dominio. Cuando alguien registra un nombre de dominio, se requiere que esa persona se someta a un proceso de arbitraje en caso de una disputa sobre ese nombre de dominio, incluida una denuncia de ciberocupación.

En 1999, la ICANN adoptó y comenzó a implementar la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (también conocida comúnmente como “UDRP”), una política para resolver disputas de nombres de dominio mediante arbitraje internacional en lugar de litigios localizados, lentos y costosos. La UDRP se aplica a todas las extensiones de dominio de nivel superior (TLD), incluidas, entre otras, las siguientes:

.aero .info .org
.asia .jobs .pro
.biz .mobi .tel
.cat .museum .travel
.com .name .coop
.net

Esta implementación ha sido extremadamente valiosa, ya que los ocupantes ilegales de nombres de dominio a menudo se encuentran en el extranjero u ocultan su identidad de tal manera que sea imposible asegurar que se les pueda citar formalmente.

Una acción de ICANN (que es esencialmente una acción in rem) puede ser presentada por cualquier persona (referida por ICANN como el “reclamante”) que demuestre lo siguinte:

  • Que exista un nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca comercial o marca de servicio sobre la cual el reclamante tiene derechos
  • Que el propietario del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio, y
  • Que el nombre de dominio ha sido registrado y se está utilizando de mala fe.

Si se pueden establecer los tres elementos, el propietario de una marca comercial puede comenzar un procedimiento en el ICANN ante ciertos foros de arbitraje reconocidos, como el Foro Nacional de Arbitraje. Si el demandante prevalece, el nombre de dominio puede transferirse o cancelarse, dependiendo del pedido del demandante.

Una desventaja de un procedimiento de ICANN, en comparación con una demanda por ciberocupación que se explica a continuación, es que no existe ningún tipo de remedio monetario a través del sistema de arbitraje de ICANN. No obstante, hay ventajas ya que se obtienen resultados rápidos y el proceso es relativamente sencillo, lo cual a menudo supera es mas ventajoso que los daños monetarios. Además, una vez que un procedimiento de ICANN permita que se lleve a cabo una transferencia de un nombre de dominio, el titular de una marca comercial puede empezar una demanda para recuperar sus honorarios por medio de un litigio.

En resumen, el objetivo del UDRP es de crear un proceso simplificado para resolver disputas con respecto a un registro supuestamente inadecuado de un nombre de dominio. No obstante, quien pierda un procedimiento de arbitraje a través del protocolo UDRP en los Estados Unidos puede presentar una demanda en un Tribunal Federal a través de la ACPA (se explica a continuación). Un punto importante es que si el registrante del nombre de dominio pierde un arbitraje UDRP (es decir, el nombre de dominio se transfiere o se cancela), ese registrante solo tiene diez (10) días para presentar una Demanda Federal contra el supuesto titular de la marca.

NUESTRA EXPERIENCIA DE ARBITRAJE EN ICANN

Hemos manejado numerosos procedimientos de ICANN ante el Arbitraje Nacional, incluyendo los siguientes arbitrajes recientes y exitosos para uno de nuestros clientes nacionales:

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Nombre de dominio en cuestión

No de Caso.

Contraparte

Resultado

Fecha de Trasnferencia

 

MethLabCleanup.Info 1376605 Michael Rowzee Solicitud concedida, transferencia del nombre de dominio. 10 de Abril de 2011
MethLabCleanupUtah.com;
UtahMethLabCleanup.com
1412301 Utah Crime Scene Cleaners Solicitud Concedida, transferencia del nombre de dominio. 29 de Noviembre de 2011
TexasMethLabCleanup.com 1443888 Kirt Flippin d/b/a Texas Decon Solicitud Concedida, transferencia del nombre de dominio. 15 de Junio de 2012
MethLabCleanup.co 1456469 Tony Branch Solicitud Concedida, transferencia del nombre de dominio. 12 de Septiembre de 2012

Los presupuestos para tales procedimientos de ICANN pueden ser fijos o, a menudo, semi-fijos, lo que le permite pronosticar los costos de litigio asociados con estos procedimientos para recuperar un nombre de dominio importante que pueda estar vinculado con el nombre de su empresa o su marca.

LA RUTA DE LA LEY DE ANTI-CIBEROCUPACION

Como respuesta a la intensa gestión de los propietarios de marcas registradas y celebridades, el Congreso aprobó la Ley de Protección al Consumidor Anti-Ciberocupación (ACPA) en Noviembre de 1999. Esta ley facilitó que individuos y empresas pudiesen obtener nombres de dominio que fuesen confusamente similares a sus nombres o a sus marcas registradas. Sin embargo, para poder hacer esto, se debe establecer que el titular del nombre de dominio actuó de mala fe.

La ACPA protege principalmente a las empresas contra personas que, de mala fe, registran un nombre de dominio que es igual o confusamente similar a una marca comercial existente. El estatuto enumera los siguientes factores como elementos que un tribunal puede considerar para determinar si el nombre de dominio se registró de mala fe.

En resumen, la ACPA permite que el propietario de una marca comercial oueda demandar a un ciberocupador en un Tribunal Federal, debido a que los ciberocupadores registran de forma errónea y no autorizada un nombre de dominio que es confusamente similar (o que puede causar confusión) al nombre comercial del propietario de una marca comercial, lema o indicios relacionados. Además, la ACPA permite no solo obtener el nombre de dominio, sino en algunos casos, también se pueden obtener daños monetarios. Para prevalecer, el propietario de la marca debe demostrar lo siguiente ante un Tribunal Federal:

  • Que el registrante del nombre de dominio tuvo una intención de mala fe de beneficiarse de la marca registrada.
  • Que la marca era distintiva en el momento en que el nombre de dominio se registró por primera vez.
  • Que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a la marca registrada, y

la marca califica para protección bajo la ley federal de marcas, es decir, la marca comercial es distintiva y su propietario fue el primero en usar la marca comercial en el comercio.

Existen varias defensas para un reclamo bajo la ACPA, incluyendo (a) que la marca comercial no es idéntica al nombre de dominio en cuestión, (b) que la marca comercial es genérica, descriptiva o no ha adquirido un significado secundario, (c) que no hubo mala fe, o (d) que el ciberocupante acusado demuestra que tenía una razón legitima para registrar el nombre de dominio que no sea venderlo nuevamente al propietario de la marca para obtener una ganancia.

La ACPA permite recuperar daños monetarios de hasta $ 100,000 por nombre de dominio, más costos y honorarios de abogados.

CÓMO PODEMOS AYUDAR

Nuestro equipo de abogados de marcas de Miami tiene una amplia experiencia tanto en asuntos de ACPA como en disputas de arbitraje de ICANN. Además, en nuestra consulta inicial podemos discutir las ventajas y desventajas de una variedad de opciones para devolver un nombre de dominio a su legítimo propietario, o alternativamente para defenderse contra cargos de anti-ciberocupación por parte de un litigante agresivo que busque hacer cumplir su marca de manera excesiva.

Las cuatro opciones que discutimos con los clientes al abordar una posible disputa de nombre de dominio incluyen las siguientes:

  1. No hacer nada: si bien este es el curso de acción más fácil y económico, a menudo hay ciertas razones por las cuales el no hacer nada es la mejor alternativa. Aunque rara vez sucede, un registrante de un nombre de dominio puede no darse cuenta de que el registro puede expirar pronto. A veces es mejor no alertar al registrante de este hecho y, en cambio, buscar una adquisición del nombre de dominio. No obstante, en otros escenarios el no actuar corre el riesgo de dañar la reputación y/o buena voluntad de una marca registrada, la pérdida de derechos en una marca valiosa y ultimadamente, todo serviría como recompensa a la mala fe de un infractor.
  2. Redactar y entregar una carta de demanda formal: ya que el no hacer nada probablemente no sea el mejor plan, una opción inicial disponible para el titular de una marca registrada es preparar y entregar una carta de demanda formal que se conoce como “carta de cese y desistimiento”. Estas cartas de cese y desistimiento ayudan a definir la situación para el registrante de un nombre de dominio que quizá este desprevenido o que no sea muy sofisticado. La efectividad de esta carta aumenta cuando viene con el membrete de un estudio de abogados, ya que esto le demuestra a un registrante de nombre de dominio que estos asuntos son lo suficientemente importantes como para involucrar a un abogado. Los puntos planteados en dichas cartas de cese y desistimiento incluyen: identificar la marca registrada; explicar cómo el infractor esta violando los derechos en dicha marca registrada a través de su uso y registro del nombre de dominio; hacer una demanda formal para transferir el nombre de dominio; y si no se toman medidas rectificativas, se puede traer una demanda que pueda resultar en una sentencia que incluya daños monetarios.
  3. Ejecución de un Acuerdo de Licencia con el Registrante: en algunos escenarios, puede ser ventajoso que el registrante del nombre de dominio pague por el uso de la marca comercial o nombre comercial que este implicado. Una desventaja de permitir este uso de una marca comercial es el hecho que el uso se tendrá que vigilar. Pero esta alternativa puede ofrecer beneficios monetarios por el uso de la marca.

Nuestro equipo de abogados de marcas de Miami puede analizar el panorama general, examinar los méritos de un posible reclamo, evaluar las defensas disponibles y pronosticar escenarios. También podemos ayudar a eliminar la incertidumbre que puede surgir en disputas de nombres de dominio, analizar diferentes opciones para lograr una resolución y capacitar a nuestros clientes para determinar qué opciones tendrían más sentido en base a sus presupuestos.